대한민국 특허 전용실시권 (2025-09-26)

1. 특허 전용실시권의 법적 본질

특허 기술의 상업적 활용을 극대화하는 과정에서 라이선스 계약은 핵심적인 법률 도구로 기능한다. 그중에서도 ‘전용실시권’은 가장 강력한 형태의 권리 설정을 가능하게 함으로써, 기술 이전 및 사업화 전략의 성패를 좌우하는 결정적 변수가 된다. 본 장에서는 특허 전용실시권의 법적 정의와 그 본질적 성격을 규명하고, 통상실시권과의 비교를 통해 그 독점적 지위를 명확히 하며, 설정 행위가 가져오는 구체적인 법률 효과를 심층적으로 분석한다.

1.1 전용실시권의 정의와 법적 성격

대한민국 특허법 제100조는 전용실시권을 “특허권자가 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다“고 규정하며, 전용실시권자는 “그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다“고 명시하고 있다.1 이 정의에서 핵심은 ‘독점’이라는 단어에 있다. 전용실시권은 단순한 사용 허락을 넘어, 설정된 범위 내에서 마치 특허권자 자신처럼 배타적인 권리를 행사할 수 있는 지위를 부여한다.3

법적 성격의 관점에서 전용실시권은 단순한 계약상 권리인 ‘채권’이 아니라, 제3자에 대해서도 권리를 주장할 수 있는 대세적 효력을 지닌 ‘용익물권적 권리’로 간주된다.2 이는 민법상의 전세권이나 지상권과 유사한 성격으로, 계약 당사자 사이에서만 효력을 갖는 통상실시권과 근본적인 차이를 보인다. 이러한 강력한 물권적 효력 때문에, 전용실시권은 당사자 간의 설정 계약 체결만으로는 효력이 발생하지 않는다. 반드시 특허청의 특허등록원부에 ‘설정등록’을 마쳐야만 법률적 효력이 창설되는 엄격한 요식행위(formal act)를 요구한다.4

여기서 등록의 의미를 더 깊이 파고들 필요가 있다. 통상실시권의 경우, 등록은 이미 유효하게 성립한 계약의 효력을 제3자(예: 특허권의 새로운 양수인)에게도 주장하기 위한 ‘대항요건’에 해당한다.5 즉, 등록하지 않아도 계약 당사자 사이에서는 유효한 권리가 존재한다. 그러나 전용실시권에 있어 등록은 권리 그 자체를 발생시키는 ‘효력발생요건’이자 ‘성립요건’이다.5 이는 등록 절차를 마치기 전까지는, 설령 계약서를 작성하고 로열티를 지불했다 하더라도, 법적으로 전용실시권이라는 물권적 권리는 존재하지 않음을 의미한다. 이 기간은 권리자에게 매우 취약한 공백 상태로 남게 되며, 만약 이 시기에 특허권자가 제3자에게 이중으로 권리를 설정하거나 특허권을 매각해 버린다면, 원 계약자는 보호받기 어렵다. 따라서 전용실시권 설정에 있어 등록은 단순한 행정 절차를 넘어, 권리를 실체적으로 확보하는 본질적이고도 시급한 행위라 할 수 있다.

1.2 통상실시권과의 비교 분석

전용실시권의 독점적 성격은 통상실시권과의 비교를 통해 더욱 명확해진다. 두 권리는 특허권자로부터 사용 허락을 받는다는 공통점이 있지만, 그 법적 효력과 권능의 범위에서 극명한 차이를 보인다.

가장 본질적인 차이는 독점배타성의 유무이다.5 전용실시권은 특정 범위(기간, 지역, 내용)에 대해 오직 하나의 권리자만이 존재할 수 있으며, 중복 설정이 원천적으로 불가능하다.7 반면, 통상실시권은 독점성이 없어 특허권자가 동일한 범위에 대해 여러 명의 실시권자를 지정할 수 있다.7

이러한 독점성의 차이는 침해 발생 시 권리 구제 수단에서도 중요한 차이를 낳는다. 전용실시권자는 자신의 권리가 제3자에 의해 침해당했을 때, 특허권자와 마찬가지로 직접 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등을 행사할 수 있다.3 그러나 통상실시권자는 원칙적으로 이러한 직접적인 권리 구제 수단을 갖지 못하며, 특허권자를 통해서만 권리 보호를 요청할 수 있다.8

다음 표는 두 권리의 핵심적인 차이점을 요약한 것이다.

[표 1] 전용실시권과 통상실시권의 핵심 차이점 비교

1.3 전용실시권 설정의 법적 효력

전용실시권 설정은 특허권자와 실시권자 간의 법률관계에 중대한 변화를 가져온다. 가장 주목할 점은 특허권자 자신에 대한 구속력이다. 전용실시권이 설정된 범위 내에서는, 권리의 원천인 특허권자조차도 전용실시권자의 허락 없이는 해당 특허발명을 실시할 수 없다.2 만약 특허권자가 이를 어기고 직접 제품을 생산하거나 판매한다면, 이는 계약 위반을 넘어 전용실시권에 대한 ‘침해’ 행위로 간주되어 법적 책임을 지게 된다.3

이러한 현상은 특허권의 ’탄력성(elasticity)’이라는 개념으로 설명할 수 있다.9 전용실시권을 설정하는 행위는 특허권의 일부 권능을 영구히 양도하는 것이 아니라, 특정 범위에서 그 권능의 행사를 제한하고 부담을 설정하는 것에 가깝다. 이는 마치 고무공의 일부를 강하게 누르고 있는 상태와 같다. 누르고 있는 힘, 즉 전용실시권이 계약 기간 만료나 해지 등으로 소멸하면, 특허권은 눌렸던 부분이 다시 부풀어 오르듯 본래의 완전한 효력을 회복한다.

이러한 법리는 특허권자가 라이선스 계약을 체결할 때 매우 신중한 접근을 해야 함을 시사한다. 전용실시권 설정은 스스로의 권리 행사를 제약하는 자기모순적 법률관계를 창출하는 행위이기 때문이다. 따라서 특허권자는 계약 협상 시, 향후 자신이 해당 기술을 어떤 형태로든 사용할 가능성이 있는지, 예를 들어 특정 국가로의 수출 시장이나 특정 응용 분야에서는 직접 사업을 영위할 필요가 있는지 등을 면밀히 검토해야 한다. 단순히 ’모든 권리’를 포괄적으로 부여하는 계약은 미래에 특허권자 자신의 사업 기회를 원천적으로 차단하는 족쇄가 될 수 있다. 그러므로 실시권의 범위, 특히 지역과 실시 내용을 정교하게 한정하는 것이 리스크 관리의 핵심이다.

또한, 전용실시권은 모권(母權)인 특허권에 부수하는 권리이므로, 특허권이 무효로 되거나 존속기간 만료로 소멸하면 그 운명을 같이하여 소멸한다.8

2. 전용실시권 설정 등록 절차

전용실시권의 강력한 법적 효력은 반드시 특허청에 설정등록을 마쳐야만 발생한다. 이 과정은 정해진 법적 요건과 서류를 구비하여 진행해야 하는 엄격한 행정 절차다. 본 장에서는 전용실시권 설정 등록의 전반적인 절차를 개관하고, 실무상 필요한 서류들을 상세히 안내하며, 절차 진행 시 유의해야 할 핵심 사항들을 제시한다.

2.1 등록 절차 개관

전용실시권 설정 등록은 권리를 제공하는 ‘등록의무자(특허권자)’와 권리를 부여받는 ‘등록권리자(전용실시권자)’가 공동으로 신청하는 것을 원칙으로 한다.3 이는 양 당사자의 진정한 의사를 확인하고, 일방의 의사만으로 권리관계가 변동되는 것을 방지하기 위한 제도적 장치다. 신청은 특허청의 온라인 전자출원 사이트인 ‘특허로(patent.go.kr)’를 통해 전자적으로 제출하거나, 필요 서류를 구비하여 서면으로 직접 또는 우편으로 제출할 수 있다.5

절차의 흐름은 다음과 같다.

1. 계약 체결: 특허권자와 실시권자 간에 전용실시권 설정 계약을 체결한다.

2. 서류 준비: 법령에서 요구하는 신청서 및 첨부 서류를 준비한다.

3. 신청서 제출: 준비된 서류를 특허청에 제출한다.

4. 관납료 납부: 설정 등록에 필요한 수수료를 납부한다.

5. 심사 및 등록: 특허청 담당 심사관이 제출된 서류의 형식적, 실체적 요건을 심사한 후, 하자가 없으면 특허등록원부에 해당 내용을 기재함으로써 등록 절차가 완료된다.

2.2 필수 제출 서류 상세 안내

전용실시권 설정 등록을 위해 제출해야 하는 서류는 다음과 같으며, 각 서류는 법적 요건을 충족하도록 정확하게 작성되어야 한다.

1. 실시권(사용권) 설정등록 신청서: 특허권 등의 등록령 시행규칙 [별지 제16호 서식]에 따라 작성한다.7 이 서식에는 신청의 대상이 되는 특허권 정보(특허번호), 등록의 원인(예: 2024년 O월 O일 설정계약), 그리고 등록권리자 및 등록의무자의 인적사항(성명, 주소, 특허고객번호)을 정확히 기재해야 한다.10 특허고객번호가 없는 경우, 사전에 특허청에 신청하여 부여받아야 한다.

2. 등록 원인을 증명하는 서류: 등록의 법적 근거를 증명하는 가장 핵심적인 서류다. 통상적으로 양 당사자가 서명 또는 날인한 ‘전용실시권 설정계약서’ 또는 특허권자의 의사를 표시한 ‘허락서’ 원본 또는 사본을 제출한다.5 만약 법원의 판결에 의해 등록하는 경우라면, 판결문 정본 및 확정증명원을 첨부해야 한다.10

3. 등록의무자(특허권자)의 인감증명서: 등록의무자의 진정한 의사를 확인하기 위한 서류로, 신청서 접수일로부터 6개월 이내에 발급된 것이어야 유효하다.5 법인인 경우 법인인감증명서를, 개인인 경우 개인인감증명서 또는 본인서명사실확인서를 제출할 수 있다.7

4. 대리인에 의한 경우 위임장: 변리사 등 대리인을 통해 절차를 진행하는 경우, 등록권리자와 등록의무자 쌍방의 위임장이 필요하다.5

5. 제3자의 허가, 인가, 동의, 승낙이 필요한 경우 그 증명 서류: 예를 들어, 대상 특허권이 여러 명의 공유로 되어 있는 경우, 다른 공유자 전원의 동의서가 필요하다. 또한, 해당 특허권에 이미 질권 등이 설정되어 있다면 질권자의 동의서 등을 첨부해야 한다.5

이 과정에서 특히 유의해야 할 점은 신청서와 계약서 내용의 정합성이다. 특허청 심사관은 행정 심사 과정에서 제출된 ‘설정등록 신청서’에 기재된 내용(실시 기간, 범위 등)과 첨부된 ‘설정계약서’ 상의 실제 계약 내용이 정확하게 일치하는지를 면밀히 검토한다. 만약 두 서류 간에 불일치가 발견되면, 이는 신청의 진정성을 의심하게 하는 사유가 되어 보정명령이 발령되거나 최악의 경우 신청이 반려될 수 있다.

이것은 단순한 행정상의 실수를 넘어 심각한 법적 분쟁의 불씨가 될 수 있다. 예를 들어, 계약서에는 실시 기간을 ’특허권 존속기간 만료일까지’로 합의했으나, 신청서에는 담당자의 실수로 ’계약일로부터 10년’으로 잘못 기재하여 그대로 등록되었다고 가정해 보자. 이 경우, 특허등록원부라는 공적 장부에는 10년의 권리만이 공시된다. 제3자는 이 공시를 신뢰하고 법률관계를 형성하게 되며, 10년이 지난 후에는 권리가 소멸한 것으로 간주할 것이다. 이는 실제 판례에서도 문제가 되었듯(대법원 2010다58728 판결 참조) 13, 당사자 간의 권리 범위에 대한 극심한 혼란과 분쟁을 야기할 수 있다. 따라서 계약서 작성 단계부터 등록 신청서 제출까지, 변리사 등 법률 전문가의 검토를 통해 양 서류의 모든 조항이 한 치의 오차 없이 완벽하게 일치하도록 관리하는 것이 필수적이다.

3. 전용실시권 설정 관련 비용 분석

전용실시권 설정을 고려할 때, 예상되는 비용을 정확히 파악하는 것은 합리적인 의사결정을 위한 필수적인 과정이다. 사용자의 명시적인 요청에 따라, 본 장에서는 전용실시권 설정에 수반되는 비용을 체계적으로 분석하고, 각 항목별 구체적인 금액과 산정 기준을 제시하여 현실적인 예산 계획 수립을 지원하고자 한다.

3.1 비용의 구성: 관납료와 대리인 수수료

전용실시권 설정에 필요한 총비용은 크게 두 가지 요소로 구성된다. 첫째는 특허청이라는 국가기관에 납부하는 공과금 성격의 **‘관납료(Government Fee)’**이며, 둘째는 복잡한 법률 및 행정 절차를 대리하는 변리사에게 지불하는 전문 서비스 비용인 **‘대리인 수수료(Agent Fee)’**이다.14 많은 경우 관납료는 소액이며 고정되어 있는 반면, 대리인 수수료는 사안의 복잡성과 난이도에 따라 변동하며 총비용의 대부분을 차지하는 것이 일반적이다.

3.2 특허청 관납료

특허청 관납료는 법령에 의해 정해진 고정 금액으로, 예측이 용이하다. 「특허료 등의 징수규칙」에 따르면, 특허권에 대한 전용실시권 설정 등록료는 건당 72,000원이다.15 이는 특허를 출원할 때 내는 출원료나 심사청구료, 또는 등록된 특허권을 유지하기 위해 매년 납부하는 연차등록료와는 구별되는, 설정 등록 행위 자체에 대해 부과되는 일회성 수수료이다.16 참고로, 독점성이 없는 통상실시권의 설정 등록료는 건당 43,000원으로, 전용실시권보다 낮게 책정되어 있다.15

3.3 대리인(변리사) 수수료

대리인 수수료는 법적으로 정해진 바가 없어 각 특허법률사무소의 정책과 제공하는 서비스의 범위에 따라 상이하다. 현재 공개된 자료에서는 전용실시권 설정 ‘등록’만을 위한 명시적인 대리인 수수료를 특정하기는 어렵다. 그러나 특허 ‘출원’부터 ‘등록’까지의 전체 과정에서 발생하는 변리사 수수료가 통상 200만원에서 600만원 이상에 이른다는 점을 통해, 지식재산권 관련 전문 서비스의 비용 수준을 유추해 볼 수 있다.14

전용실시권 설정과 관련하여 대리인 수수료를 논할 때, 반드시 구분해야 할 개념이 있다. 바로 단순 등록 대행 수수료와 계약 자문 및 작성 수수료이다.

전용실시권 설정의 본질은 ‘등록’이라는 행정 절차에 앞서, 당사자의 권리와 의무를 확정하는 ‘계약’이라는 법률행위에 있다. 이 계약서에는 실시의 범위, 로열티 구조, 개량 기술의 귀속, 비밀유지 의무, 제3자 침해 시 대응 방안, 계약 해지 조건 등 향후 발생할 수 있는 모든 법적 쟁점을 포괄하는 정교한 설계가 요구된다.20

따라서, 단순히 완성된 계약서를 바탕으로 특허청에 등록 서류를 제출하는 ‘등록 대행’ 서비스의 수수료는 수십만 원에서 100만 원 내외로 비교적 저렴할 수 있다. 하지만, 이는 총비용의 일부에 불과하다. 실질적으로 더 중요하고 높은 비용이 발생하는 부분은, 양 당사자의 이익을 조율하고 미래의 법적 분쟁을 예방하기 위해 계약서를 검토, 수정하고 협상 과정을 자문하는 법률 서비스이다. 수백억 원의 가치를 지닐 수 있는 독점적 기술 라이선스 계약을 설계하는 것은, 특허 출원 명세서를 작성하는 것 이상의 전문성과 경험을 요구한다.

결론적으로, 전용실시권 설정에 필요한 대리인 수수료는 계약의 복잡성, 대상 기술의 경제적 가치, 협상 난이도, 자문에 소요되는 시간 등에 따라 수백만 원에서 수천만 원 이상에 이를 수 있다. 저렴한 등록 대행 서비스에만 초점을 맞추어 비용을 산정하는 것은, 부실한 계약으로 인해 미래에 발생할 수 있는 막대한 소송 비용과 사업적 손실의 위험을 간과하는 것이다. 현명한 의사결정자는 계약 설계 단계에 충분한 법률 비용을 투자하여 미래의 리스크를 효과적으로 관리한다.

3.4 총비용 예시 및 비용 절감을 위한 고려사항

이상의 분석을 바탕으로 전용실시권 설정 등록에 필요한 총비용의 예시를 정리하면 다음과 같다.

[표 2] 전용실시권 설정 등록 비용 명세

비용 절감을 위한 가장 효과적인 방법은 계약 협상 단계 이전에 내부적으로 라이선스의 목적과 핵심 조건을 명확히 정리하는 것이다. 양 당사자가 주요 쟁점에 대해 사전에 충분히 합의하고 명확한 가이드라인을 법률 대리인에게 제공할수록, 불필요한 수정과 협상에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있다. 또한, 기술의 대가 없이 권리만 설정하는 무상 실시권 계약의 경우, 계약서상 대가 금액을 ‘무상’으로 명확히 기재하여 불필요한 분쟁을 예방할 수 있다.22

4. 전용실시권 설정 계약의 핵심 조항

전용실시권 설정 계약은 향후 수년간 양 당사자의 권리와 의무를 규율하는 기본 헌장이다. 따라서 계약서의 각 조항은 모호함 없이 명확하게 작성되어야 하며, 발생 가능한 모든 상황을 예측하고 대비할 수 있도록 설계되어야 한다. 본 장에서는 성공적인 전용실시권 계약을 위해 반드시 포함되어야 할 핵심 조항들을 상세히 설명한다.

4.1 계약의 기본 요소

모든 계약의 출발점은 계약의 주체와 대상을 명확히 특정하는 것이다. 계약서 서두에는 특허권자를 ‘갑’, 전용실시권을 부여받는 자를 ‘을’로 지칭하고, 각 당사자의 법인명(또는 성명), 주소, 법인등록번호(또는 주민등록번호) 등 인적사항을 정확히 기재해야 한다.10

또한, 라이선스의 대상이 되는 특허 기술을 구체적으로 명시해야 한다. 이는 특허등록번호, 발명의 명칭, 출원일, 등록일 등을 기재함으로써 이루어진다.20 만약 여러 개의 특허가 계약 대상에 포함되거나, 아직 등록되지 않은 출원 중인 특허까지 포함하고자 한다면, 그 목록과 범위를 별첨으로 상세히 기술하여 해석의 여지를 없애는 것이 중요하다.

4.2 실시권의 범위 설정

계약의 가장 핵심적인 부분은 전용실시권의 범위를 한정하는 조항이다. 범위는 크게 **기간(Period), 지역(Territory), 내용(Content)**이라는 세 가지 축으로 구성된다.4

• 기간: 계약이 효력을 갖는 시작일과 종료일을 명시한다. “계약 체결일로부터 O년간” 또는 “특허권의 존속기간 만료일까지“와 같이 구체적으로 정해야 한다.10

• 지역: 전용실시권이 효력을 미치는 지리적 범위를 한정한다. “대한민국 전역”, “서울특별시 및 경기도 일원” 등으로 특정할 수 있다.4

• 내용: 허락되는 구체적인 실시 행위를 정의한다. 특허법상 ’실시’는 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약(양도나 대여의 청약) 등을 포함한다. 계약에서는 이 중 “생산 및 판매에 한함” 또는 “수출 목적의 생산에 한함“과 같이 특정 행위로 제한할 수 있다.20

이러한 범위 설정은 단순히 권리를 제한하는 소극적 의미에 그치지 않는다. 오히려 이는 하나의 특허 자산으로부터 수익을 극대화하는 전략적 가치 창출 수단으로 활용될 수 있다. 특허권자는 이 ’제한’의 개념을 역으로 이용하여, 하나의 특허를 여러 조각으로 나누어 라이선스 포트폴리오를 구성할 수 있다. 예를 들어, A사에는 ’대한민국 내 내수 판매’에 대한 전용실시권을 부여하고, B사에는 ’미국 및 유럽 시장’에 대한 전용실시권을, C사에는 ’온라인 플랫폼을 통한 판매’에 대한 통상실시권을 부여하는 방식이다. 이처럼 범위 설정은 단순한 법적 요건을 넘어, 특허의 가치를 다각화하고 극대화하는 고도의 사업 개발(Business Development) 전략의 일환으로 이해되어야 한다. 이를 위해서는 법률 전문가와 비즈니스 전략가의 긴밀한 협력이 필수적이다.

4.3 실시료(로열티) 조항 설계

실시료(로열티)는 라이선스 계약의 경제적 핵심이다. 지급 방식은 크게 세 가지로 구분할 수 있다.23

1. 정액 기술료 (Lump-sum Royalty): 기술을 사용하는 대가로 사전에 합의된 고정 금액을 일시불 또는 분할하여 지급하는 방식이다.24 사업의 성공 여부와 무관하게 수입이 확정되므로 특허권자에게 유리할 수 있으나, 사업이 예상보다 크게 성공할 경우 추가적인 이익을 공유하기 어렵다.

2. 경상 기술료 (Running Royalty): 라이선스 대상 기술을 이용하여 생산·판매한 제품의 매출액이나 판매 수량 등 사업 실적에 연동하여 일정 비율 또는 금액을 정기적으로 지급하는 방식이다.23 사업의 리스크를 양 당사자가 공유하는 합리적인 방식으로 평가받는다. 이 방식을 채택할 경우, 로열티 산정의 기준이 되는 **‘순매출액(Net Sales)’**의 정의를 명확히 해야 한다. 일반적으로 순매출액은 총매출액에서 운송비, 보험료, 세금, 반품액 등 특정 항목을 공제한 금액으로 정의되는데, 이 공제 항목을 계약서에 명확히 열거하지 않으면 향후 로열티 정산 과정에서 심각한 분쟁이 발생할 수 있다.23 업종별로 통용되는 로열티율(예: IT 산업 3~5%, 제약 산업 5~10%)을 참고하되, 기술의 혁신성, 시장 독점력 등을 고려하여 협상을 통해 최종 요율을 결정해야 한다.24

3. 혼합 방식 (Hybrid Method): 계약 체결 시 일정 금액의 초기 기술료(Initial Payment)를 정액으로 지급받고, 이후 사업 실적에 따라 경상 기술료를 추가로 지급받는 방식이다.23 초기 기술료는 특허권자의 최소 수익을 보장하고, 경상 기술료는 사업 성공의 과실을 공유하게 함으로써 양자의 장점을 절충한 형태로, 실무상 가장 널리 사용된다.

4.4 당사자의 권리와 의무

계약의 안정성을 위해 양 당사자의 구체적인 권리와 의무를 명시해야 한다. 대표적인 조항은 다음과 같다.

• 비밀유지 의무: 계약 과정 및 이행 과정에서 알게 된 상대방의 영업비밀, 기술정보 등을 제3자에게 누설하지 않을 의무를 규정한다.

• 개량 기술: 계약 기간 중 어느 일방이 원천 기술을 개량하여 새로운 발명을 완성한 경우, 그 개량 기술의 소유권 귀속 및 상호 실시권 허여 조건 등을 미리 정해두어야 한다.21 이는 라이선스 계약에서 가장 빈번하게 분쟁이 발생하는 영역 중 하나이므로 매우 중요하다.

• 특허권 유지 의무: 특허권은 매년 연차등록료를 납부해야 유지된다. 특허권자가 이 의무를 이행하지 않아 특허권이 소멸하면 전용실시권도 함께 소멸하므로, 계약서에 특허권자의 성실한 연차료 납부 의무를 명시하고, 위반 시의 책임을 규정해야 한다.27

• 제3자 침해 대응: 제3자가 특허를 침해하는 경우, 소송 제기 주체, 비용 분담, 손해배상금의 분배 등을 어떻게 할 것인지 사전에 합의해 두어야 한다.

4.5 계약 위반 및 해지, 분쟁 해결 조항

미래의 불확실성에 대비하기 위한 안전장치 조항들이다. 로열티 미지급, 계약 범위 무단 이탈 등 계약 위반 사유를 구체적으로 명시하고, 위반 시 시정 요구 절차 및 계약 해지 조건을 규정해야 한다.21 또한, 계약과 관련하여 분쟁이 발생했을 경우, 소송으로 가기 전 중재 절차를 거치도록 하거나, 특정 법원을

재판 관할 법원으로 지정하여 절차의 예측 가능성을 높일 수 있다.21

5. 전용실시권자의 권리와 의무

전용실시권자는 계약과 법률에 따라 강력한 권리를 부여받는 동시에, 그에 상응하는 의무와 제약을 부담한다. 본 장에서는 전용실시권자의 법적 지위를 권리와 의무의 측면에서 구체적으로 조명한다.

5.1 독점적 실시권

전용실시권자가 갖는 가장 핵심적이고 본질적인 권리는 설정행위로 정해진 범위 내에서 특허발명을 독점적·배타적으로 실시할 권리이다.1 ’독점’의 의미는 제3자의 무단 실시를 금지할 수 있음을 뜻하며, ’배타’의 의미는 권리의 원천인 특허권자 자신조차도 해당 범위 내에서는 실시할 수 없도록 배제하는 강력한 효력을 포함한다.4 이 권리를 바탕으로 전용실시권자는 안정적으로 사업을 영위하고 투자 비용을 회수하며 이익을 창출할 수 있다.

5.2 권리 구제 수단

전용실시권의 독점성은 제3자의 침해 행위에 대해 직접적으로 대응할 수 있는 강력한 권리 구제 수단을 통해 담보된다. 만약 정당한 권원 없는 제3자가 전용실시권의 범위 내에서 특허발명을 무단으로 실시하는 경우, 전용실시권자는 특허권자와 동일한 법적 지위에서 독자적으로 민·형사상 조치를 취할 수 있다.3

• 민사적 구제: 침해 행위의 중지를 요구하는 침해금지 및 예방청구권, 침해로 인해 발생한 손해의 배상을 요구하는 손해배상청구권, 침해 행위로 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위한 조치를 요구하는 신용회복청구권 등을 법원에 제기할 수 있다.4

• 형사적 구제: 고의적인 침해 행위에 대해 침해자를 특허법 위반(침해죄)으로 수사기관에 고소할 수 있다.4

이러한 직접적인 권리 구제 수단의 보유 여부는 통상실시권자와의 결정적인 차이점이다. 통상실시권자는 침해를 발견하더라도 특허권자가 소송을 제기해 주기를 기다려야 하는 수동적인 위치에 있다. 만약 특허권자가 소송 비용 부담이나 다른 사업적 고려로 인해 침해 대응에 소극적이라면, 통상실시권자의 사업은 심각한 타격을 입게 된다.

따라서 전용실시권을 획득하는 행위는 단순히 기술을 사용할 권리를 얻는 것을 넘어, 해당 기술이 적용되는 시장을 적극적으로 통제하고 관리할 수 있는 주도권을 확보하는 것을 의미한다. 경쟁사의 시장 진입을 법적으로 차단하고, 모조품을 시장에서 퇴출시키는 등 능동적인 시장 방어 및 관리가 가능해지는 것이다.27 이는 라이선스 대가를 산정할 때 반드시 고려되어야 할 매우 중요한 무형의 자산 가치이며, 전용실시권이 높은 로열티를 정당화하는 근거가 된다.

5.3 권리의 처분

전용실시권은 그 자체로 독립된 재산권으로서 이전이나 담보 설정이 가능하다. 그러나 이는 특허권자의 이익과 밀접하게 연관되어 있으므로 일정한 제약을 받는다. 특허법에 따르면, 전용실시권자는 원칙적으로 특허권자의 동의를 받아야만 다음의 행위를 할 수 있다.6

• 전용실시권의 이전: 자신의 전용실시권을 제3자에게 양도하는 행위. 다만, 실시사업과 함께 이전하거나 상속 등 일반승계의 경우에는 예외적으로 특허권자의 동의가 필요 없다.1

• 질권 설정: 전용실시권을 담보로 제공하여 자금을 융통하기 위해 질권을 설정하는 행위.6

• 통상실시권의 허락 (서브라이선스): 자신의 전용실시권 범위 내에서 제3자에게 다시 통상실시권을 허락하는 행위.4

이러한 동의 요건은, 특허권자가 특정 실시권자의 기술력, 자금력, 신용 등을 신뢰하여 독점적 권리를 부여한 인적 신뢰 관계를 보호하기 위한 장치다. 특허권자의 의사에 반하여 자격 미달의 제3자에게 권리가 무분별하게 이전되거나 재허락되는 것을 방지함으로써, 특허 기술의 가치와 시장 질서를 유지하려는 목적을 가진다.

6. 주요 분쟁 유형 및 판례 분석

전용실시권 계약은 복잡한 법률관계를 설정하는 만큼, 다양한 형태의 분쟁이 발생할 수 있다. 실제 법원에서 다루어진 판례를 분석하는 것은 잠재적 리스크를 파악하고 이를 사전에 예방하는 가장 효과적인 방법이다. 본 장에서는 계약 해지, 권리 범위 해석, 손해배상액 산정과 관련된 주요 분쟁 유형과 핵심 판례를 심층적으로 분석한다.

6.1 계약 해지 관련 분쟁: 계약 해지 통보와 말소등록의 관계

전용실시권 계약이 해지되었음에도 불구하고 법적 절차가 완결되지 않아 발생하는 분쟁이 대표적이다.

• 사례 분석: 수원지방법원 2020고정414 판결 30

• 사건 개요: 특허권자가 실시권자의 계약 위반을 이유로 수차례 내용증명을 통해 계약 해지를 통보했다. 그러나 특허등록원부상에 설정된 전용실시권의 말소등록 절차는 이행하지 않았다. 이 상태에서 실시권자가 계속 제품을 생산하자, 특허권자는 이를 특허권 침해라며 형사 고소했다.

• 법원의 판단: 법원은 피고인(실시권자)에게 무죄를 선고했다. 판결의 핵심 논리는 전용실시권이 특허등록원부에 ‘등록’함으로써 효력이 발생하는 물권적 권리라는 점에 있다. 따라서 권리의 소멸 역시 당사자 간의 계약 해지 의사표시만으로는 부족하고, 원부상의 ‘말소등록’이 이루어져야 비로소 대외적으로 권리가 소멸한다는 것이다. 즉, 말소등록이 완료되기 전까지 실시권자는 여전히 적법한 권리자이므로 그의 실시는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 보았다.

이 판례는 지식재산권에 있어 공시의 원칙이 얼마나 엄격하게 적용되는지를 명확히 보여준다. 부동산 거래 시 등기부등본을 신뢰하듯, 제3자는 특허등록원부의 기재 내용을 신뢰하고 법률관계를 형성한다. 따라서 실체법적인 계약 해지 행위보다 절차법적인 말소등록 행위의 효력이 외부 관계에서는 우위에 서게 된다. 이 판례가 주는 실무적 교훈은 명확하다. 특허권자는 계약을 해지할 경우, 해지 통보에서 멈춰서는 안 된다. 반드시 상대방의 협조를 얻거나, 협조가 없을 경우 소송을 통해 판결을 받아 전용실시권 말소등록 신청까지 완료해야만 모든 법률관계가 완벽하게 종결된다. 이 절차를 간과하면, 계약이 해지된 것으로 믿고 새로운 파트너와 라이선스 계약을 체결했다가 이중 라이선스 분쟁에 휘말리는 등 예상치 못한 법적 리스크에 직면할 수 있다.

6.2 권리 범위 해석 분쟁

계약서의 내용과 특허등록원부의 기재 내용이 불일치할 때 권리 범위를 어떻게 해석할 것인지가 문제 될 수 있다.

• 사례 분석: 대법원 2010다58728 판결 13

• 사건 개요: 당사자 간에 체결된 전용실시권 설정계약서에는 실시 기간이 ‘특허보호기간 만료 시까지’로 명확하게 기재되어 있었다. 그러나 어떤 이유에서인지 특허등록원부에는 그보다 훨씬 짧은 기간(예: 3년)으로 등록되었다. 원부상 기간이 만료되자 특허권자가 직접 특허 기술을 사용하여 사업을 시작했고, 이에 실시권자는 계약서상 기간이 아직 남아있다며 계약 위반 및 전용실시권 침해를 주장하며 소송을 제기했다.

• 법원의 판단: 대법원은 실시권자의 손을 들어주었다. 법원은 처분문서(계약서)의 진정성립이 인정되는 이상, 그 문서에 기재된 문언대로 당사자의 의사표시를 인정해야 한다고 전제했다. 비록 등록원부상 기간이 다르게 기재되어 있더라도, 계약서의 문언, 계약 체결 동기 및 경위 등을 종합적으로 고려할 때 당사자 간의 진정한 의사는 계약서에 명시된 대로 ‘특허 존속기간 전체’에 미친다고 보는 것이 합리적이라고 판시했다.

이 판례는 분쟁 발생 시 법원이 계약서의 문언적 해석을 얼마나 중시하는지를 보여준다. 동시에, 등록 절차상의 작은 실수가 얼마나 큰 혼란과 값비싼 소송을 야기할 수 있는지도 경고한다. 계약 내용과 등록 내용의 완벽한 일치는 분쟁 예방의 제1원칙이다.

6.3 침해에 따른 손해배상액 산정 관련 분쟁

전용실시권이 침해되었을 때, 그 손해액을 어떻게 산정할 것인가는 실무상 가장 치열한 다툼이 벌어지는 영역이다.

• 법규 및 판례 동향: 특허법 제128조는 손해액 산정을 위한 다양한 추정 규정을 두고 있다. 예를 들어, 침해자가 침해 행위로 얻은 이익액을 권리자의 손해액으로 추정하거나, 권리자가 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액(통상의 로열티)을 손해액으로 청구할 수 있다. 특히, 판례는 전용실시권자가 침해 행위가 없었더라면 해당 사업을 통해 얻을 수 있었던 일실이익을 기준으로 손해액을 산정할 수 있음을 인정하고 있다.13

최근 주목할 만한 입법 동향은 징벌적 손해배상 제도의 도입이다. 2019년부터 시행된 개정 특허법은, 침해자의 고의적인 침해 행위가 인정될 경우, 법원이 실제 발생한 손해액의 최대 3배까지 배상액을 증액하여 선고할 수 있도록 규정했다.32 법원은 배상액을 정할 때 ① 침해자의 우월적 지위 여부, ② 고의성의 정도, ③ 피해 규모, ④ 침해자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해 기간 및 횟수 등을 종합적으로 고려한다.32 이 제도는 특허 침해에 대한 억지력을 크게 높이고 권리자 보호를 대폭 강화한 것으로, 전용실시권의 경제적 가치를 더욱 공고히 하는 역할을 한다.

7. 성공적인 전용실시권 활용을 위한 전략적 제언

전용실시권은 단순한 법률 계약을 넘어, 기술의 가치를 현실의 부로 전환하는 강력한 경영 도구다. 성공적인 활용을 위해서는 법적 안정성을 확보하는 동시에, 각자의 입장에서 비즈니스 전략을 정교하게 수립해야 한다. 본 장에서는 특허권자와 실시권자의 관점에서 각각의 수익 극대화 및 리스크 관리 전략을 제시하고, 계약 체결 전 반드시 검토해야 할 최종 체크리스트를 제공한다.

7.1 특허권자 관점: 수익 극대화 및 리스크 관리

• 전략 1: 권리 분할(License Slicing)을 통한 수익 포트폴리오 구축

하나의 특허에 대해 단일 기업에게 포괄적인 전용실시권을 부여하는 것은 가장 간단하지만, 수익 극대화 측면에서는 최선이 아닐 수 있다. 앞서 분석했듯이, 실시권의 범위는 기간, 지역, 내용으로 나눌 수 있다. 이를 활용하여 하나의 특허를 여러 개의 라이선스 상품으로 재구성하는 ‘권리 분할’ 전략을 구사해야 한다. 예를 들어, 내수 시장과 해외 시장을 분리하고, 온라인 판매와 오프라인 유통을 구분하며, 특정 산업 분야별로 다른 파트너에게 전용실시권을 부여함으로써 다각화된 로열티 수익 파이프라인을 구축할 수 있다.

• 전략 2: 철저한 파트너 실사(Due Diligence)

전용실시권은 해당 기술의 사업적 성공을 파트너에게 의존하게 되는 구조다. 따라서 계약 체결 전, 실시권 후보 기업의 재무 건전성, 기술 이해도, 마케팅 및 영업 능력, 관련 시장에서의 평판 등을 철저히 실사해야 한다. 사업 수행 능력이 부족한 파트너에게 독점권을 부여하는 것은 귀중한 특허 기술을 사장시키는 결과를 초래할 수 있다.

• 전략 3: 최소 로열티(Minimum Royalty) 조항의 활용

경상 로열티 계약 시, 실시권자의 소극적인 사업 활동으로 인해 기대했던 수익을 얻지 못하는 위험을 방지하기 위해 ‘최소 로열티’ 조항을 삽입하는 것이 효과적이다. 이는 매년 또는 매 분기별로 실제 발생한 로열티가 일정 금액에 미치지 못하더라도, 사전에 약정한 최소 금액의 지급을 보장받는 장치다. 이는 실시권자에게 성실한 사업 수행의 동기를 부여하는 역할도 한다.

7.2 실시권자 관점: 안정적 사업 영위 및 권리 확보

• 전략 1: 신속한 설정등록을 통한 권리의 완성

계약 체결 후 설정등록을 미루는 것은 가장 큰 리스크다. 계약서에 서명한 즉시, 특허권자의 협조를 얻어 설정등록 신청을 완료해야 한다. 이를 통해 제3자에 대한 대항력은 물론, 권리 자체의 효력을 완벽하게 확보하여 법적 공백 상태를 최소화해야 한다. 계약서에 “특허권자는 계약 체결 후 O일 이내에 설정등록 절차에 협력할 의무를 진다“는 조항을 명시하는 것이 바람직하다.

• 전략 2: 모권(母權) 관리 의무의 명확화

전용실시권은 특허권의 유효한 존속을 전제로 한다. 만약 특허권자가 연차료를 납부하지 않아 특허권이 소멸하면, 막대한 투자를 한 실시권자의 사업 기반 전체가 무너질 수 있다. 이를 방지하기 위해, 계약서에 “특허권자는 특허권의 존속기간 동안 자신의 비용으로 연차료를 성실히 납부하여 특허권을 유효하게 유지해야 하며, 이를 위반하여 실시권자에게 손해가 발생한 경우 이를 배상해야 한다“는 조항을 반드시 포함시켜야 한다.27

• 전략 3: 개량 기술에 대한 권리 확보

사업을 수행하는 과정에서 원천 기술을 기반으로 한 개량 기술이나 응용 발명이 나올 가능성이 높다. 계약 시, 실시권자가 개발한 개량 기술에 대한 소유권을 실시권자가 갖되, 특허권자에게는 무상의 통상실시권을 부여하는 등의 합리적인 처리 방안을 미리 협의하고 계약서에 명시해야 한다. 이는 미래의 성장 동력을 확보하고 분쟁을 예방하는 중요한 조치다.

7.3 계약 체결 전 필수 검토사항 체크리스트

아래 체크리스트는 계약서에 최종 서명하기 전, 양 당사자가 반드시 확인해야 할 최소한의 검토 항목이다.

• [ ] 대상 특허의 유효성: 라이선스 대상 특허가 현재 유효하게 등록되어 있는가? 무효 심판 등 권리 분쟁에 계류 중인 사안은 없는가?

• [ ] 권리관계의 명확성: 대상 특허에 이미 다른 실시권이나 질권이 설정되어 있지는 않은가? 특허등록원부를 통해 확인하였는가?

• [ ] 범위의 구체성: 실시 기간, 지역, 내용이 모호함 없이 구체적이고 명확하게 정의되었는가? 양 당사자의 이해가 일치하는가?

• [ ] 로열티 산정 기준의 합리성: 경상 로열티의 기준이 되는 ’순매출액’의 정의와 공제 항목이 명확한가? 로열티 보고 및 지급 절차가 구체적으로 규정되어 있는가?

• [ ] 제3자 침해 대응: 제3자의 침해 발생 시, 누가 주도하여 법적 대응을 할 것인가? 소송 비용은 어떻게 분담할 것인가? 획득한 손해배상금은 어떻게 배분할 것인가?

• [ ] 계약 종료 후 처리: 계약 기간 만료 또는 해지 시, 재고 처리, 기술 자료 반환, 그리고 가장 중요한 전용실시권 말소등록 협력 의무가 명시되어 있는가?

• [ ] 등록 절차의 일치성: 최종 합의된 계약서의 내용이 특허청에 제출할 설정등록 신청서의 내용과 완벽하게 일치하는가?

이상의 분석과 제언을 통해, 특허 전용실시권이 단순한 법률 문서를 넘어 기업의 혁신과 성장을 이끄는 전략적 자산으로 활용되기를 기대한다.

8. 참고 자료

1. 조문정보 | 국가법령정보센터, http://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000713582&chrClsCd=010202
2. [특허법] 실시권, https://fl0ckfl0ck.tistory.com/119
3. 특허 전용실시권이란? / 특허사무소 소담, https://yoinjae.tistory.com/92
4. [홍성표 변리사의 특허상식] 특허법에서의 전용실시권, http://www.e-patentnews.com/4901
5. 특허청 > 지식재산제도 > 산업재산권 등록제도 > 등록신청 절차 > 변동 …, https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200213
6. 조문정보 | 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900483475&chrClsCd=010202
7. 과 통상실시권 - ( - 사용권 - ) - 으로 분류할 수 있습니다. - ※ 특허법 제 - 100 - 특허청, https://kipo.go.kr/kcall/faqRead.do;jsessionid=SzLdRxeriN1iXnfFTatnVhtxyhCqfIOnh767b1cA.kpowww-479-zchcc?curMenuCd=SCD0300091&pgmSeq=44&pgmId=PGM0000014&sysCd=SCD03&pageIndex=&searchDateStart=&searchDateEnd=&searchCondition=&keyword=&urlDo=cFaqRegistrationList.do
8. 특허전용실시권과 특허통상실시권, 한눈에 비교해드립니다. - 법무법인 테헤란, https://www.thr-law.co.kr/patent/board/column/view/no/553
9. 0 특허권의 의의 및 성질, https://www.patentschool.co.kr/data/file/lms_board/3529475769_uqTUkWX4_e25d9062a65f3be76bf6f69a1643c959a93d47ac.pdf
10. 실시권(사용권) 설정등록 신청서 - 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/flDownload.do?flSeq=89989167&flNm=%5B%EB%B3%84%EC%A7%80+%EC%A0%9C16%ED%98%B8%EC%84%9C%EC%8B%9D%5D+%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EA%B6%8C%28%EC%82%AC%EC%9A%A9%EA%B6%8C%29+%EC%84%A4%EC%A0%95%EB%93%B1%EB%A1%9D+%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C%0A
11. 자주 묻는 질문 - 청우 특허 법률 사무소, https://www.cwpat.com/%EC%9E%90%EC%A3%BC-%EB%AC%BB%EB%8A%94-%EC%A7%88%EB%AC%B8
12. [절차안내]전용실시권의 설정 - 특허법인누리, http://www.patnury.kr/kor/info8.html?state=view&bbs_data=aWR4PTMzNyZjb2RlPWtib2FyZDQmc3RhcnRQYWdlPTAmbGlzdE5vPTImc2VhcmNoX2l0ZW09JnNlYXJjaF9vcmRlcj0=||
13. 판례 > 특허전용실시권침해금지등 - 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?evtNo=2010%EB%8B%A458728
14. 특허출원비용 정확히 알아보세요!, https://patentpros.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EC%B6%9C%EC%9B%90%EB%B9%84%EC%9A%A9/
15. 특허료 등의 징수규칙 - 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=262235
16. 특허 등록 비용 계산기로 정확한 비용을 확인하세요 - 파인특허법률사무소, https://www.pinepat.com/ko/insights/columns/calculate-exact-patent-registration-costs
17. 특허등록비용 핵심만 정리해드립니다. | 기율특허법인 다른 곳과 비교하고 계신가요? 그렇다면 빠르게 상담, https://kiyul.co.kr/archives/38412
18. 국내 특허비용 궁금하시죠? 특허료, 특허청수수료를 정리해 드립니다! - 기율특허법인, https://kiyul.co.kr/archives/28988
19. 특허등록비용을 절약하는 방법과 변리사비용 - 기율 특허법률사무소 - 티스토리, https://kiyulpat.tistory.com/511
20. tb.kibo.or.kr, https://tb.kibo.or.kr/ktbs/board/form-repository/form_repository.do?mode=download&articleNo=355&attachNo=164
21. 특허전용실시권 및 기술이전을 위한 계약서, https://pheo.co.kr/list/410/2.doc
22. 전용실시권 그리고 통상실시권, 변리사가 말씀드립니다. - 기율특허법인, https://kiyul.co.kr/archives/42261
23. [칼럼] 특허 라이선스 계약에서 기술료(Royalty) 지급방식, http://www.e-patentnews.com/8877
24. 특허 라이선스 계약에서의 로열티 산정 방식 - 재능넷, https://www.jaenung.net/tree/10003
25. 로열티 조항 (Royalty) - Kautm, http://kautm.net/down_kautm/20091217/03_%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EB%A3%8C%EC%A1%B0%ED%95%AD.pdf
26. 기술관련 계약의 필요성 및 계약서 작성방법, https://www.reseat.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200019&atchFileId=60e846fed1df4d0e97a75a9151053eff&fileSn=1&bbsId=
27. 특허 전용, 통상 실시권, 설정 계약, 양도와 함께 주의할 점, https://ha-yoo.com/intellectual-property-information/%ED%8A%B9%ED%97%88-%EC%A0%84%EC%9A%A9-%ED%86%B5%EC%83%81-%EC%8B%A4%EC%8B%9C%EA%B6%8C-%EC%84%A4%EC%A0%95-%EA%B3%84%EC%95%BD-%EC%96%91%EB%8F%84%EC%99%80-%ED%95%A8%EA%BB%98-%EC%A3%BC%EC%9D%98%ED%95%A0-%EC%A0%90
28. 【지식재산권에 대한 집행】《지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권)에 대한 집행, 지식재산권의 공유지분, 전용실시권과 통상실시권, 특허출원권》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕 - 티스토리, https://yklawyer.tistory.com/10185
29. 특허권 > 특허출원에서 등록까지 > 특허등록 신청하기 > 변동등록 (본문), http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=724&ccfNo=2&cciNo=4&cnpClsNo=2
30. 특허권 전용실시권 설정계약 해지 BUT 전용실시권 말소등록 이전 실시행위 - 특허침해 부정, https://kasaninsight.tistory.com/5522
31. 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 특허전용실시권침해금지등 - 빅케이스, https://bigcase.ai/cases/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2010%EB%8B%A458728
32. 전국법원 주요판결 상세보기, https://www.scourt.go.kr/portal/dcboard/DcNewsViewAction.work;jsessionid=d3BSloJCGyYc0O3X50od1CkBEsN0KKDtYoks38QfSC6kuFLEvmzHUT9Enr1xi4Ta.BJEUWS04_servlet_SCWWW?gubun=44&searchOption=&searchWord=&seqnum=26411